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Abogados especialistas en Propiedad Intelectual

Celebra contratos para explotar tu marca

Los derechos de propiedad intelectual permiten que su titular se beneficie económicamente de su explotación, ya sea de manera directa o a través de terceros.

En caso de que desee autorizar el uso de su marca a terceros o transmitir la propiedad de su marca a otro dueño, habrá que elaborar contratos a la medida de las necesidades de cada cliente a efecto de plasmar la exacta voluntad de las partes en el clausulado respectivo.

Nuestra labor consiste en elaborar contratos de muy variada índole en temas relacionados con las marcas y otros derechos de propiedad intelectual de nuestros clientes.

De la misma forma, asistimos en la revisión del clausulado de contratos propuestos por terceros a fin de orientar sobre los compromisos que podrían adquirir nuestros clientes con la aceptación de dichos instrumentos y los asistimos en la negociación previa a su firma.

En muchas ocasiones es requisito que los contratos se inscriban ante el IMPI, INDAUTOR u otras autoridades en el ámbito de sus competencias, a efecto de que surtan efectos frente a terceros. Por tanto, tomamos las medidas necesarias para que cumplan los requisitos legales, reglamentarios y administrativos que exigen las autoridades competentes para tal efecto.

Habrá que conocer a fondo las necesidades de cada cliente a efecto de proponerle el mejor esquema contractual necesario a sus intereses, ya que de éste depende anticipar riesgos y oportunidades a corto, mediano y largo plazo.

Cada contrato exige condiciones legales diferentes, por lo que los costos y los plazos de entrega pueden variar significativamente de uno a otro caso.


Licencias de uso

Conforme al artículo 239 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca, en términos de legislación común.

Este tipo de contratos es muy usual cuando el titular de una marca registrada o en trámite desea autorizar el uso de su marca a otras personas, normalmente con la finalidad de iniciar o continuar su proceso de expansión, sobre todo cuando la marca ya es identificada por los consumidores y es necesario abarcar o incursionar en nuevas zonas con clientela potencial.

Las principales características de este tipo de contratos son las siguientes:

  1. Puede ser gratuita u onerosa (a cambio de una regalía única o periódica).
  2. Es temporal y su duración está condicionada a que la marca obtenga o conserve su registro.
  3. Los productos o servicios que proporcione el usuario autorizado (licenciatario), deben ser de la misma calidad que los del titular de la marca (licenciante).
  4. El licenciatario, salvo pacto en contrario, puede ejercer las acciones legales de defensa de la marca.
  5. El uso de la marca por el licenciatario beneficia al titular de la marca y, por tanto, es útil para impedir la caducidad del registro.
  6. En caso de marcas en cotitularidad, se debe prever si se requiere el consentimiento de todos los titulares para otorgar una licencia a un tercero.
  7. Las licencias otorgadas sirven para, en el futuro, solicitar el reconocimiento como marca notoria o famosa.
  8. Se debe tomar en consideración que no se pueden otorgar en licencia las marcas de certificación, ni las marcas colectivas.

Contratos de Franquicia

Hay muchas ocasiones en las que, en el desarrollo de un negocio, se implementan métodos, procesos y estrategias de diversa índole y se recopila información confidencial que representa una ventaja competitiva frente a otras empresas de un giro comercial y, además, se obtiene el derecho exclusivo sobre una marca para posicionar dicho negocio.

En estos casos, el crecimiento del negocio y de la demanda de sus consumidores, hace necesaria la expansión y, para ello, lo natural es que se abran nuevas unidades de negocio en territorios específicos.

Por otra parte, existen emprendedores y empresarios que, aun cuando cuentan con los recursos materiales y humanos para iniciar un negocio propio, prefieren apostarle a un negocio con éxito probado y es aquí donde convergen los intereses del dueño del negocio en expansión y los de los emprendedores y empresarios que buscan invertir en un negocio que les asegure, en la medida de lo posible, mayores posibilidades de éxito, dando lugar así a la franquicia.

El contrato de franquicia es el documento legal escrito en el que se concreta la intención de ambas partes para la explotación de nuevas unidades de negocio, y en el que, además de otorgar una licencia de uso sobre la marca registrada (o en trámite), se transmite un cúmulo de información (know how) debidamente sistematizada en manuales, guias y otros documentos y se proporciona asistencia técnica al franquiciatario a efecto de contar con las herramientas necesarias para replicar, en la medida de lo posible, el negocio de que se trata y mantener la uniformidad, calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios del negocio franquiciado en beneficio tanto del franquiciante como del franquiciatario y del consumidor en última instancia.

Las principales cláusulas de un contrato de franquicia se indican en el artículo 246 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, a saber:
  • Especificar la zona geográfica exclusiva.
  • Especificar la inversión mínima necesaria, financiamientos aplicables, margenes de utilidad y comisiones.
  • Especificar las políticas de mercadotécnia y publicidad.
  • Especificar las políticas de inventarios y de suministro de mercancias.
  • Especificar obligaciones de capacitacion y asistencia técnica.
  • Especificar criterios y procedimientos de supervisión y evaluación del cumplimiento.
  • Especificar supuestos para subfranquiciar.
  • Especificar causales de terminación del contrato.
  • Especificar supuestos de revisión periódica del contrato.

Hay que tener en consideración que cada caso en particular exigirá la adición de cláusulas de la medida o la modificación de ciertas condiciones, por lo que no se recomienda utilizar un mismo formato o machote de contrato para distintos negocios e incluso para distintos franquiciatarios.

Es indispensable destacar que el contrato de franquicia no es el único documento necesario para la existencia de una franquicia, sino que, previamente, deben tomarse medidas al interior de la empresa o negociación a franquiciar para uniformar y estandarizar procesos, así como para documentar la información y los métodos empleados y tomar las medidas necesarias para preservar su confidencialidad y determinar las cualidades del personal necesario para su operación.

Contratos de cesión de marcas

Hay muchas ocasiones en las que, por estrategia o para hacer frente a compromisos o nuevos proyectos, es necesario vender o donar una marca registrada a otra persona física o moral; por ejemplo, cuando se vende la totalidad de una negociación, cuando se aporta una marca para la constitución de una sociedad mercantil (como capital), cuando se cumple una obligación civil o mercantil, entre otros casos.

Las reglas del derecho común se aplican a estas cesiones de marcas, por lo que se deberá tomar en consideración si fue a título oneroso o a título gratuito para determinar el régimen contractual base que debe aplicarse (compraventa o donación) y para documentar debidamente la transmisión de derechos a través de un contrato de cesión que cumpla las formalidades de ley.

Para que la cesión de derechos sea válida es indispensable hacerlo conocimiento del IMPI solicitando la inscripción de la cesión de derechos oportunamente, cumpliendo los requisitos legales, reglamentarios y administrativos para tal efecto, de entre los que destacan los siguientes:

  • Puede ser una cesión onerosa o gratuita.
  • Puede celebrarse en documento privado o ante fedatario público.
  • Puede ser materia de cesión una marca registrada o una marca en trámite.
  • Sólo serán materia de cesión marcas registradas con derechos vigentes (que no hayan caducado o que no se hayan anulado).
  • Se puede solicitar al IMPI tome nota de la cesión de varias marcas en la misma solicitud, pero deberán cubrirse tarifas independientes por cada marca.
  • Si existen varias marcas ligadas, todas deben cederse al mismo tiempo al mismo cesionario para mantener la unidad de titulares.
  • Se debe acreditar ante IMPI las transmisiones intermedias de la marca si éstas no se inscribieron oportunamente.
Hay que tomar en consideración que cada cesión de derechos tiene características particulares, por lo que el contrato que se elabore atenderá a las especiales circunstancias de cada caso.

Otros contratos y convenios

Es necesario conocer a fondo las necesidades de cada cliente a efecto de proponerle el mejor esquema contractual necesario a sus intereses, ya que de éste depende anticipar riesgos y oportunidades a corto, mediano y largo plazo.

Existen múltiples contratos para la negociación efectiva de tus derechos de propiedad intelectual, y cada uno de ellos exige condiciones legales diferentes, por lo que los costos y los plazos de entrega pueden variar significativamente de uno a otro caso.

Entre los contratos más usuales, no necesariamente enfocados en marcas, enlistamos los siguientes:

  • Contrato de Licencia de uso de marca.
  • Contrato de Licencia de uso de obra.
  • Contrato de Licencia de uso de patente.
  • Contrato de Licencia de software.
  • Contrato de Cesión de marca
  • Contrato de Cesión de derechos patrimoniales de autor
  • Contrato de Obra por encargo
  • Contrato de Transferencia de Tecnología
  • Contrato de Franquicia
  • Contrato de Transferencia de know-how
  • Convenio de Reglas de Uso
  • Convenio de Coexistencia
  • Contrato de Comodato de manuales
  • Contrato de Distribución exclusiva bajo cierta marca
  • Contrato de Maquila
  • Términos y condiciones para página web
  • Aviso de privacidad (integral, simplificado y corto)
  • Etcétera

En cada caso debemos atenter a la legislación marco aplicable y a la legislación común, como lo es la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor, el Código Civil de cada entidad federativa y el federal, el Código de Comercio, entre otros, tomando en consideración, asimismo, las reglas básicas en materia de obligaciones civiles y mercantiles.


Transmisión de marcas mortis causa

En caso de que, durante la vigencia del registro de una marca (10 años), o de sus renovaciones posteriores, fallezca el titular o dueño de una marca registrada, deberá atenderse a las reglas del derecho común para la transmisión de sus derechos al heredero o herederos que corresponda.

  1. Si existe testamento, se deberá atender a la útima voluntad del titular del registro de la marca.
  2. Si no existe testamento o si en el mismo no se estableció disposición alguna respecto de la marca registrada de que se trate, se deberá atender a las reglas de la sucesión legítima.
  3. En todo caso, una vez que se lleve a cabo la etapa de partición y adjudicación, deberá hacerse del conocimiento del IMPI tal situación para que tome nota del nuevo titular o titulares.
  4. El procedimiento sucesorio se puede tramitar ante un juez o ante un notario, según exista o no controversia entre los posibles herederos.
Se deberá revisar previamente la situación particular de una marca y de los posibles herederos a efecto de determinar el mejor esquema legal para llevar a cabo una transmisión de derechos marcarios exitosa.